外企要关注中国实用新型专利制度

问：什么是实用新型专利？申请程序、费用如何？

答：中国《专利法》规定了三种专利类型：发明、实用新型以及外观设计;其中，“实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。中国《专利法》规定，实用新型专利和发明专利一样，均需要满足新颖性、创造性和实用性的要求，不过其需要满足的创造性标准相对来说略低。相应地，实用新型专利的保护期限比发明专利短，仅为十年。

一般说来，涉及有确定形状的产品发明，包括对产品的形状，结构和内部组成元件的组织和连接关系提出改进的技术方案，可以申请实用新型专利；涉及方法及材料本身改进的技术方案则不属于实用新型的范畴。

与发明专利相比，实用新型专利的申请周期短，一般6至12个月即可获得授权，甚至可能更短。此外，实用新型没有实质审查，且相关的费用均比发明专利低，因此申请成本有很大优势。

问：实用新型专利的稳定性如何，获得的保护力度怎样？

答：《专利法》规定，实用新型专利仅需要经过形式审查和涉及明显实质缺陷的初步审查，并不经过类似发明专利一样的实质审查。以往，由于初步审查并不要求审查员进行检索，因此长期以来形同虚设。但值得注意的是，国家知识产权局最近大幅修正了对实用新型专利的审查流程。例如，在2013年2月国家知识产权局在关于《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》公开征求意见的通知书中，明确提出允许审查员在必要时对实用新型专利进行检索。在实践中，我们也逐步开始收到有关实用新型的新颖性和创造性问题的审查意见书。可以预期，未来实用新型专利的质量将得到比较大的提高。

长期以来，一直有观点认为实用新型专利的稳定性较差。但实际情况可能并非如此。根据国家知识产权局发布的数据，2001-2011年间，针对实用新型专利的无效请求获得成功的比例（包括全部无效和部分无效）约为47%。这个比例即使和发明专利相比也不算太高，反映了实用新型的稳定性并非如此不堪。

造成这种状况的一个重要因素是《专利法》对于实用新型的创造性要求相对较低；因此，在专利实践中，无效宣告请求人常常无法证明对象专利不能满足《专利法》关于创造性的要求。

《专利法》规定，实用新型的专利权人在维权过程中需要获得由国家知识产权局出具的实用新型专利权评价报告。理论上，该评价报告能够在法院审理案件之前排除不稳定的实用新型专利，但参考前述有关实用新型专利的无效成功比例的数据可以了解，此类评价报告并不能排除大多数的实用新型权利人的维权诉求，在实践中作用有限。此外，《专利法》对于涉及实用新型专利和发明专利的侵权行为的赔偿计算几乎完全相同。因此，这就导致了在维权实践中，实用新型专利的权利人几乎能够获得和发明专利同等的保护。

“正泰集团诉施耐德案”就是实用新型专利在中国能获得有力保护的典型例子，该案最后以施耐德支付权利人正泰集团创纪录的补偿金而调解成功。随着十八大后知识产权案件审判政策的调整，可以预期包括实用新型专利在内的各类专利侵权案的赔偿额度将会有大幅的提高。

问：外国企业应该如何利用好中国的实用新型专利制度？

答：应出于各种原因，外国企业一直以来没有能够很好地利用中国的实用新型专利制度。根据国家知识产权局的统计，外国申请人在华的实用新型专利申请量在2011年仅为4164件，这个数字无论是和国家知识产权局每年超过50万件的实用新型申请量相比，还是和外国申请人每年在华提交的超过10万件的发明专利的申请量相比，都极不相称。

如前所述，实用新型专利在中国受到和发明专利类似的保护，而且申请周期短，费用低。因此，外国企业应尽快地调整申请战略，加强其专利池中的中国实用新型申请比例，以期能有效地利用该制度。

此外，海量的中国实用新型专利也对外企在中国的自由运营（freedom to operate）构成很大的威胁。据统计，2002至2011年间中国的实用新型专利授权量高达166.7万件。但由于翻译能力的限制，通常这些数目庞大的实用新型专利并不能被国际上常用的专利数据库全面收集。因此，外国企业针对其在华的运营，应该专门设计相关的检索策略。

程冰是安杰律师事务所的合伙人；吴立是安杰所高级顾问