知产律师在知识产权尽职调查中的作用

知识产权尽职调查（Intellectual Property Due Diligence, 简称IPDD），是指对知识产权资产的状况进行调查、确认和系统化梳理，确认其知识产权现状，发现现实问题，评估潜在风险，并提出专业解决方案的一系列法律活动。

知识产权资产包括专利、商标、著作权、域名、商业秘密（包括技术秘密和经营秘密）、植物新品种权、集成电路布图设计专有权等。可以说任何涉及知识产权资产的处分行为，交易主体都会就相关标的进行不同程度的IPDD。IPDD在日常公司业务、各类并购重组、私募风投、公开发行与上市，以及知识产权证券化中都不可或缺。然而很多交易中，客户往往忽视了IPDD，由此产生的法律风险并不少见。公众熟知的iPad商标纠纷，IPDD中存在的瑕疵使苹果公司付出6000万美元的代价。

本所曾代理的大宝化妆品有限公司诉某厂商标侵权及不正当竞争纠纷也因美国强生公司未将该公司纳入更名清单引发。随着高科技行业、互联网经济、影视文化产业的发展，知识产权在企业整体价值中所占的比重越来越大，知识产权利用形式也不断推陈出新，客户对IPDD的要求日益提高，具有技术背景、专业背景的知识产权律师加入IPDD团队能为客户提供全面和深层次的服务。

围绕收购目的协助客户确定目标知识产权。如收购方拟收购目标企业的一系列资产及相关业务，某一部分核心技术是收购方最感兴趣的部分。虽然专业技术人员会参与整个收购过程，从技术层面甄别哪些属于需收购的核心知识产权，但具有技术背景的知产律师能在技术人员协助下将技术人员的要求与专利文献等法律文件对应起来，从而准确确定目标知识产权的范围。又如，收购方以收购某品牌并取得品牌所占据的市场份额为目的，然而商标需要按照业务实际情况划入《类似商品和服务区分表》的45个类别中分别进行申请。商标律师能够帮助客户识别被收购目标核心业务的商标是否在对应及相关商品或服务类别上注册，从而确保收购目的的实现。

审查目标知识产权实体上的稳定性。以往IPDD对有效性的调查往往表面化，比如核实注册商标是否已经过了五年的提起无效的时限、是否曾经或者正在被他人提出撤销或者无效等。但对知识产权实体上的稳定性却涉及较少，然而该问题可能是客户更关心的问题。例如，某项专利为收购方拟收购的主要资产，有技术背景的知产律师可以通过查阅专利登记簿副本、专利审查档案，运用对相关技术进行检索、对比分析等手段，查找专利申请过程中的实体或者程序瑕疵等，核查目标专利是否存在权利要求被宣告全部无效、部分无效或被迫缩小保护范围的情况，来确定其实体上的稳定性。再如，商标权的转让过程中，商标权是否存在实体上被撤销或无效风险对收购方具有重大意义，由具有商标代理经验的知产律师提出建议对客户将很有帮助。

协助客户评估目标知识产权中所蕴含的风险和机会。目标知识产权面临的法律风险是收购等业务决策的重要依据之一。如收购方拟收购一家拥有多项专利和技术秘密的公司以填补自身业务模块，需要继续经营被收购资产，而非仅以获利离场为收购目的，评估目标知识产权的法律风险对于该项目就显得格外重要，否则收购后如被诉侵权，则会给收购方带来巨大损失。知产律师可以协助客户确定专利和技术秘密的保护范围、通过分析竞争对手的专利以及现有技术确定目标专利的领先性、可替代性、被他人通过规避设计绕过的难易程度、维权的难易程度等重大事项。又如，某一企业拟收购某一品牌，然而该品牌被诉商标侵权。在此类事项中，具有一定诉讼经验的知产律师如能从司法判断的标准对侵权案件的走向进行判断，其参考意义不言而喻。

监控知识产权资产的移交和转让过程。相关协议签订之后，知识产权资产的移交和转让看似简单，但同样蕴含着法律风险。如商标的转让办理可能需要近一年的时间才能完成，而一个小细节的疏忽，就可能导致收购方无法顺利取得被收购资产而陷入旷日持久的诉讼中。如果客户在熟悉转让流程的律师协助下通过采取一定法律手段预防收购方反悔，会大大降低资产移交和转让过程中的风险。

作者：润明律师事务所知识产权顾问韩羽枫；润明合伙人陆蕾