避免在欧洲遭遇恶意抢注

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国企业在欧洲的商标保护问题日益重要。中国企业必须及时申请商标注册以避免遭遇恶意抢注。

然而对于在欧洲进行商标保护,许多中国企业并未给予足够重视。因此,越来越多企业面临着他人恶意抢注与其商标相同的商标的情况,他们的反击成败参半。

最近的两个案例再次突显出这一情况。第一个是关于中国著名的小米公司与意大利公司Midarex 之间的商标纠纷。该意大利公司分别就第9、37、38和42类商品和服务,尤其是与移动电话及通讯相关的产品及服务,申请欧洲商标“XIAOMI”。该商标已于2012年8月15日注册。

此时小米还未在欧洲或任何欧洲国家注册商标,而当小米公司打算就意大利公司的注册提请撤销时,小米只能依照《欧盟商标规定》第52(1)b条,即:如果申请人在提出申请时存在恶意注册,则该欧洲商标将被宣告无效。除此之外别无它法。

但是,该条款的执行导致了一些困难,其中包括:缺乏对“恶意”概念的法律定义;以及由提请撤销的一方承担相关的举证责任。就“恶意”的定义而言,撤销部门表示,商标所有人在商标注册时是否存在恶意行为要视全面评估结果而定。其中一个需要考虑的因素是注册人在商标注册时是否知晓或必定已知晓已有第三方在相同或相似的产品上使用相同或相似的商标,可致使混淆。然而,仅考虑这一因素还不足够,特别是在注册商标时,商标注册人的意图也要受到审查,其意图是主观因素,需要参照客观情况加以评估。

如果注册人在商标注册时对此情形必定知道或必然已经知道,则无需证明注册人对提出撤销方的标志有所知晓。在这种情况下,可以推定注册人对此商标已经知晓。

在小米案中,注册人曾到过中国并在智能手机领域开展业务。在小米于中国推出其手机并迅速获得成功的大约六个月之后,注册人提交了欧洲商标注册申请。此外,同一天,注册人还提交了其他四个包含“XIAOMI”字样在内的商标,例如“XIAOMI MI”,而这些商标已被小米公司使用。因此撤销部门得出结论:注册人在提交申请时一定已经知道“XIAOMI”商标。

就其意图而言,小米表示注册人注册“XIAOMI”商标只是为了阻止中国公司进入欧盟市场发展,而注册人则表示他已使用并执行该商标。注册人提供了三部电话的销售发票及10份其在欧洲境内外发出的勒令停止信函。注册人还认为,将外国语言注册为商标并不罕见,并且任何人如果不采取防御措施保护其商标,都会面临商标被他人注册的风险。

但是,撤销部门认为,注册人十分积极地执行了其商标权,但对商标权的使用程度却可以忽略不计。因此,撤销部门得出结论,注册人注册争议商标之目的并非为了使用商标,而是为了防止第三方进入市场,这是“恶意”的体现。加之,注册方必定已经知晓提出撤销方及其经营活动,并且其指定的产品与小米经营的相似或相同,因而撤销部门决定该注册是无效的。值得注意的是,小米在本案中向撤销部门提供了大量关于注册人及其在中国业务的文件,并提供了大量与小米全球声誉相关的文件。

小米在纠纷中取得了胜利。不过,另一宗案件中,撤销部门驳回了中国公司Beijing Smashing E-commerce对Shenzhen Linkasia Industrial提起的商标无效申请,后者就第18、24及25类商品和服务注册了欧盟商标“DAVID ARCHY”。

撤销部门认为,尽管提出撤销方提供了大量文件,但不能证明恶意的存在。实际上,这些证据仅仅是打印文件,用以表明带有这些商标的产品通过亚马逊等购物平台进行出售。但是,证据并未表明在Linkasia申请注册该商标时,产品销售的数量、做过的广告宣传、此标志的公众知名度及相关的商业圈等信息。

关于注册人的意图,撤销部门注意到,争议商标的申请于2014年提交,截至Smashing提交撤销请求之时,注册时间尚不满一年。因此,Linkasia的低频率使用尚不构成不合理使用。因而撤销部门表示,提出撤销方应负有举证责任,而提出撤销方未能证明注册为恶意注册。

作者:Cabinet Beau de Loménie 律师事务所合伙人 Aurélia Marie

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