Comcast凭借商号及著作权赢得商标无效诉讼

作者: 雷用剑,万慧达北翔知识产权集团
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卡斯特股份有限公司(Comcast)是美国最大的有线电视运营商及互联网服务提供商,Comcast在实际使用其商号时通常采用英文单词comcast和红色大写字母C的组合(见标识一)。

根据中国国家发展改革委员会1995年颁布并定期修订的《外商投资产业指导目录》的有关规定,“电信”和“互联网相关服务”属于禁止外商从事的产业。因此,Comcast商标和商号在中国的使用方式和影响力的表现形式与大多数商标不同。

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雷用剑
万慧达北翔知识产权集团
合伙人

2010年9月9日,某中国公司申请将标识注册为商标(诉争商标),核定使用在国际分类第9类的“计算机周边设备、光纤电缆、电缆、电话线、网络通讯设备”等商品上。诉争商标于2011年9月28日被核准注册。该中国公司还对外宣称Comcast是其股东之一。

2016年9月28日,Comcast就诉争商标向商标评审委员会提起商标无效宣告请求,认为其虽然未在中国将Comcast注册为商标,但Comcast一词已具有一定影响,该中国公司申请注册诉争商标的行为有明显恶意。

然而,Comcast既不能证明其在中国在先使用了Comcast商标,也不能证明该商标在中国取得了一定知名度。不出所料,2017年10月26日,商标评审委员会裁定驳回Comcast提出的无效宣告请求。

Comcast上诉至北京知识产权法院,着重主张诉争商标的注册损害了其“在先权利”(2001年商标法第31条),也就是它对“Comcast”享有的在先商号权和对该商号的特定表现形式享有的著作权。

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Comcast针对在先商号权主张提交的证据表明,虽然Comcast并未在中国直接从事“有线电视节目、点播和高清电视服务或互联网服务”,但中国杂志和期刊的广泛报道已使Comcast这一商号被相关公众所熟知。

Comcast认为,诉争商标的核定使用商品,即“电缆、电话线和网络通讯设备”,与Comcast具有一定知名度的“有线电视和通讯网络”服务密切相关,在功能用途、消费对象方面相同,构成类似商品和服务。

北京知识产权法院也认为,与前述中国公司相比,中国公众更容易将Comcast这一名称与康卡斯特公司相联系。另外,该中国公司自己还假称Comcast是其股东,很显然,这对它维持注册有害无利。

为支持其在先著作权主张,Comcast需要说服法院,其商号的特定表现形式可以作为具有独创性的美术作品进行保护,且Comcast是该作品的著作权人。

北京知识产权法院在判决中将标识描述为:由“comcast”字母组合和包裹首字母“c”的红色半圆组成的标识。尽管设计较为简单,但不能否认该字母和图案组合的独创性,尤其是红色半圆的位置设计,具有醒目、独特、简约的艺术特点,满足了著作权保护的最低限度的创造性要求。

为证明著作权的在先日期,Comcast提交证据表明,其在1999年12月31日创作完成并首次发表了该标识(随后,Comcast于2013年11月25日在中国进行了著作权登记)。

为证明其对前述标识的著作权,Comcast提交了著作权登记证书、经过公证认证的创作声明、多版设计手稿、1999年的标志识别指南以及2002年期刊杂志载文显示的使用标识的图片和在美国进行商标申请的材料。北京知识产权法院认定,这些证据已形成证据链,可以作为享有著作权的证据。

2018年11月9日,北京知识产权法院撤销了商标评审委员会的裁定,责令商标评审委员会就本案重新做出裁定。万慧达律师事务所代理Comcast公司参与本次诉讼。

我方意见

北京知识产权法院的判决令权利人十分欣慰。法院认定,即使外国公司并未在中国直接从事经营活动,其商号也可通过媒体报道在中国获得知名度。法院也明确了不能以“简单”为由否定作品独创性并拒绝保护。

诚然,侵权人经常辩称相关作品系其独立创作完成,如与他人作品相似或完全相同纯属巧合。作品越复杂,出现前述巧合的可能性就越小。艺术家出于巧合创作出与极简的在先著作权作品(如耐克的标识)完全相同或近乎相同的设计并非绝无可能。在这种情况下,如需证明后者的行为构成对在先著作权作品的复制,就要证明后者有可能接触到在先著作权作品。本案中,诉争商标申请人的虚假宣传行为恰恰证明了其对Comcast在先著作权标识的接触及其申请诉争商标的恶意。

作者:万慧达北翔知识产权集团合伙人雷用剑。其联系方式电话+86 10 6892 1000 以及电邮 [email protected]