分散式商标管理的问题和应对

作者: 刘建强、朱健男,天驰君泰律师事务所
0
306

型跨国公司集团内部常有子公司、关联公司等多个法律主体,如何管理相应商标是一个值得关注的问题。实践中,不少公司基于各自的情况采用了“分散式”的商标管理,这种模式可能造成的问题值得我们关注。

模式及成因

Trademark
刘建强
天驰君泰律师事务所高级合伙人

一些大型跨国公司将商标确权、维权、日常管理等商标事务的决策权分散在不同主体中。例如,有的公司基于不同产品,业务部门各自管理部门使用的商标;也有国外母公司管理重要核心商标,国内子公司管理在中国市场使用的商标等情况。

这种现状的成因很多,例如跨国公司在发展过程中若进行过数次并购,且并购完成后继续保留原先的公司主体不注销,同时商标事务也继续由原公司主体管理;或者外国总部允许中国子公司单独持有中文商标或仅在中国市场使用的商标;也有个别跨国公司内部并没有严格的商标管理权限划分,形成了各子公司在发展中基于需要自行申请商标的情况。

分散式管理

trademark
朱健男
天驰君泰律师事务所合伙人

虽然分散式商标管理有各自不同的成因,也能在公司的一定发展阶段灵活解决相应的问题,但总体而言还是会给商标确权和维权带来诸多不便。

首先,若公司缺少总体的商标保护策略,很可能在子公司各自申请、持有的情况下造成商标布局缺乏周延性。一般而言,各个子公司商标持有人更关心与其业务有关的商标,而对其他子公司、关联公司、总公司的商标关注度有限。此外,不同商标持有人对商标保护的预算可能有各自的考量。如果某一子公司不重视商标保护,很可能出现某些核心商标因未及时注册而被抢注的情况。这种模式下,很容易造成商标管理上的混乱,实践中甚至出现过重要商标因超期未续展而失效的情况。

第二,集团公司旗下不同主体各自注册的商标之间可能相互产生冲突。由于申请人不同,在先商标会阻挡其他子公司相关商品类别的在后相同/近似商标申请。这不仅会给业务开展造成不便,由此导致商标申请日延后,更有可能给商标授权带来更多风险。实践中,同一集团公司内部商标申请相互“打架”的情况并不鲜见。

第三,分散式管理对商标维权也可能造成障碍。现实中侵权人同时侵犯多个商标权甚至多种知识产权的情况也比较常见;这种情况下商标维权通常需要与其他权利、权益相互配合(例如著作权、企业名称、有一定影响的商品包装装潢)。如果这些权利分属不同主体,维权主体可能涉及国内外多个公司,这将对最终维权主体及方案的确定,证据的取得完善,以及维权的时机和力度等方面均可能会产生影响。此外,集团内部公司相互之间使用商标,实践中常会忽视签署商标许可协议、办理商标许可手续,这对维权行动中相关商标的使用及其知名度的证据链的形成也会增加难度。

解决方案和建议

虽然分散式管理会在特定阶段为公司带来一些实际便利,但总体而言对商标确权和维权却是弊大于利。因此,尽可能避免分散式商标管理,由母公司或单独设立的知识产权管理公司统一持有集团的全部商标并制定整个集团公司的商标策略,周延地进行商标布局一般而言是更好的选择。

但是,客观上也存在由于公司业务本身的原因短期内无法将所有的商标事务统一管理的情况。例如,公司合并后,在业务尚未充分整合之前有时难免会形成原机构各自管理自己商标的情况。此时,若各商标持有人均能配备各自的专业人员负责管理商标,或委托外部专业机构统一管理,并保持集团内部在商标事务上相互协调、密切配合,就能形成统一策略之下的商标分散管理,也不失为一种解决方案。

总之,为了实现商标价值,制定商标的综合保护策略是经实践证明的有效方式。只要公司内部形成协调统一的商标保护策略,对商标确权的方案、核心商标的区分标准、各主体之间的权责分配、发生侵权时的应对方式等做好提前预案及安排,不仅可有效地提高商标授权、确权效率,在需要维权时也可及时调用不同知识产权,最大程度上实现商标价值。

作者:天驰君泰律师事务所高级合伙人刘建强、合伙人朱健男

trademark

天驰君泰律师事务所
中国上海市长宁区长宁路1133号
长宁来福士广场T1幢29层 邮编: 200051
电话: +86 21 5237 7006
传真: +86 21 5237 7009
电子信箱:
frankliu@tiantailaw.com
adamzhu@tiantailaw.com
www.tiantailaw.com