GUI专利保护的困境与出路

作者: 余亚军,万慧达知识产权
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形用户界面(以下简称“GUI”)又称屏幕显示界面,是一种允许用户通过图标或者其他可视化标志(而非文字指令)与电子设备进行交流通讯的用户界面。GUI使得软件易于操作,对于软件行业的重要性日渐凸显。

在美国、欧盟、日本和韩国相继将GUI纳入外观设计的保护范围之后,中国也在2014年修订《专利审查指南》正式放开GUI外观设计专利的申请。依据《专利审查指南》的相关规定,外观设计必须以产品为载体。由于GUI或软件本身并非中国外观设计意义上的产品,GUI必须以硬件产品为载体才能获得专利授权。因此,如果GUI专利权人向仅提供GUI软件产品的开发商主张权利,就会陷入因缺乏产品载体而导致无法主张权利的窘境。

Yu Yajun Associate Wanhuida Intellectual Property
余亚军
万慧达知识产权
律师

北京奇虎科技有限公司(奇虎)在中国拥有名称为“带图形用户界面的电脑”的GUI外观设计专利,其竞争对手北京江民新科技术有限公司(江民)提供一种供用户下载的在线杀毒软件,奇虎称该软件界面与其GUI外观设计近似,故诉至北京知识产权法院。然而,江民并不销售安装该软件的硬件(即电脑)。

2017年12月,北京知识产权法院做出一审判决,驳回了奇虎的诉讼请求。法院认为,在外观设计侵权判定时,必须先判断被诉侵权产品是否与专利产品种类相同或相近。由于被告提供的杀毒软件不属于外观设计产品的范畴,其与涉案专利的电脑产品不可能构成相同或相近种类的产品,因此不构成侵权。

案例很好地诠释了中国GUI专利保护的困境:GUI只能以硬件产品为载体申请专利和主张权利。因此,如若侵权人仅出售实施了GUI外观设计的软件产品,GUI专利权人在实践中将无法主张权利。本文提供几个可供解决的方案。

最可行的方法似乎是重新定义侵权行为。权利人可以主张,当互联网用户下载软件并安装在其电脑上时,江民即通过在网上发布该软件对侵权产品(即安装了该软件的电脑)的制造行为提供了帮助。当用户在其电脑上运行该安装好的软件时,“带图形用户界面的电脑”的制造过程得以完成,用户即为实施制造行为的主体。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(2016年)第21条以及《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》(2017年)第119条的规定,行为人向他人提供专门用于实施专利的产品的,即便该他人因实施专利非出于生产经营目的而不构成侵权,该行为人仍构成帮助侵权。

江民提供的涉案软件即属于专门用于实施奇虎专利的产品。这里认定帮助侵权的难点在于制造行为的认定,即互联网用户是否制造了带涉案GUI外观设计的电脑。这一问题初看起来似乎没有确切的答案。然而,无论现在还是过去,带涉案GUI外观设计的电脑必然存在,这点毋庸置疑。而只要存在这样一台电脑,就一定存在制造这台电脑的行为,若非江民制造,就只能是用户制造的了。由于用户并无生产经营目的,其行为自然不构成侵权。但是,江民出于商业目的提供该带GUI界面的软件,应当构成帮助侵权。

另外,根据日常生活经验,软件供应商在正式发布软件产品之前,通常都会在硬件显示设备上对软件产品进行编程、运行和测试。若江民运行并测试涉案软件,它就实施了制造“带图形用户界面的电脑”的行为。至于举证责任,由于原告奇虎无从了解被告的软件开发过程,根据相关判例,法院可以将举证责任移转至被告。如果江民无法解释其如何在不使用任何显示设备的情况下进行了测试,法院就应认定其制造了侵权产品。

另一种方案是全面修订外观设计相关的法律,将软件纳入外观专利意义上的产品范畴,或废除过于严苛的侵权认定条件,即只有被控侵权产品与专利产品属于相同或相近种类的产品时才能认定侵权。

余亚军是万慧达知识产权律师。他的联系方式为电话+86 10 6892 1000转337 以及电邮 [email protected]

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