商标转让的法律风险控制

作者: 单训平,大成律师事务所
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牌如果缺乏注册商标作法律基础,就好比城堡建在沙滩上。企业要获得注册商标可以通过如下两种方式:(1)申请注册,提交商标注册申请并经核准注册;(2)受让,提交转让注册商标申请、经核准并公告。

商标注册申请可能会遭遇被驳回、被异议,周期较长,且能否核准注册存在不确定性;心仪的商标也可能已经被他人注册或者申请注册。因此,通过转让方式获得注册商标成为很多企业的选择。在商标转让过程中,受让方如何识别与控制风险,顺利获得注册商标呢?

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单训平
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尽职调查(识别风险)。通过尽职调查发现问题、识别风险,在商标转让合同的谈判签署过程中才能有效控制风险。

尽职调查需要关注并查明:(1)注册商标的注册人;(2)具体核准注册的商品或服务;(3)商标有效期、是否处于期限届满前12个月内、是否在商标续展宽展期内;(4)商标是否为共有商标;(5)商标注册人在同一种商品上注册的近似的商标、或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标的具体情况;(6)商标是否在商标局备案了商标使用许可,备案的商标使用许的类型是独占许可、排他许可还是普通许可;(7)是否存在注册商标专用权质权登记;(8)商标是否被查封、冻结;(9)此外,还需要调查转让方的资信、对外债务情况,评估转让方债权人查封冻结转让方名下的注册商标的风险。

签署详细的商标转让合同(控制风险)。详细的有针对性的商标转让合同对于控制风险起到承上启下的关键作用。转让合同签署需要关注如下几个方面的问题并予以明确:

(1)转让方的整体转让义务、列明需要整体转让的注册商标清单。

(2)转让方对商标权利的承诺与保证、权利瑕疵担保义务。极端情形下,若转让方在商标转让前将该商标以独占许可方式授权给第三方且授权期限较长的,则受让方受让商标后也无权使用该商标,虽然可以按商标许可使用协议收取许可使用费。但是,这显然不是受让方受让商标的目的,此外,这种情形下的许可费估计也不高。

(3)对于需要续展的商标,转让方配合办理续展的义务。

(4)转让方配合办理商标转让的义务。

(5)转让方申请异议的义务。若在转让过程中,需要以该商标作为引证商标对他人初审公告的商标申请异议的,转让方应当按受让方的书面通知申请异议。

(6)分阶段支付转让费。

(7)具体而有威慑力的违约条款。对于转让方的各项义务,针对性约定违约责任、具体违约金金额。有威慑力的违约金可以督促转让方履约,配合完成商标转让事宜。

若由于该商标许可他人使用、被转让、被查封冻结、被司法协助执行转移给第三方导致商标转让的合同目的不能实现的,转让方除了退还受让方已经支付的商标转让费外,还应当向受让方支付违约金。约定具体的金额,可以参考合同约定的转让费的一定倍数,该金额应尽可能具有一定威慑力。

(8)由商标注册人签署商标转让合同。转让方应当是商标注册人。如果涉及共同商标的,需要所有共有人签署商标转让合同。

及时向商标局申请办理商标转让(落袋为安)。商标转让合同的生效不等于商标转让的生效。根据《商标法》第四十二条的规定,转让注册商标的,应当由转让方和受让方共同向商标局提出申请。转让注册商标经核准后,予以公告。受让方自公告之日起享有商标专用权。

必要时,需要办理整体转让,如果未将转让方(商标注册人)在同一种商品上注册的近似的商标、或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标办理整体转让申请的,商标局将通知限期改正;期满未改正的,视为放弃转让注册商标的申请。

同步签署商标独占许可使用协议(锦上添花)。由于受让方自公告之日起才享有商标专用权。为了保障受让方能够在核准转让之前就有权使用该商标,建议在签署商标转让合同时,一并签署商标许可使用协议,在许可协议签署之日起,受让方就有权使用该商标。还建议办理商标许可备案登记。

作者:大成律师事务所律师单训平

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