ODM模式下的品牌保护问题

作者: 程强,大成律师事务所
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ODM英语全称为Original Design Manufacturer,中文翻译是“原始设计制造商”,其通常的交易模式为:制造商设计出某产品后,被其他企业看中,要求配上后者的品牌来进行生产。ODM模式在电商市场繁荣后也逐步进入大众视野,近一两年被称为“电商下一个风口”,目前有许多知名的电商自营店先后进入该领域。

程强-KEVIN CHENG-大成律师事务所-合伙人-Partner-Dentons
程强
合伙人
大成律师事务所

ODM模式下的电商平台,为了吸引消费者注意,往往会在宣传页面中突出显示“工厂直达消费者,剔除品牌溢价”的宣传广告,产品介绍中更会使用“Coach制造商出品”、“Armani制造商出品”等宣传标签,而其售价远远低于同款产品的品牌商正常售价。据媒体报道,为了制止前述行为,部分品牌商曾多次发送律师函给电商平台,要求删除网页中的品牌名称,但收效甚微。

而截至目前为止,笔者未查询到品牌商针对电商品牌提起侵权诉讼的案例。那么“某某制造商出品”等宣传内容是否存在侵权的可能呢?

商标侵权与合理使用的对抗。《商标法》第57条规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的,给他人的注册商标专用权造成其他损害等,均属侵犯注册商标专用权的行为。但是,在一些特殊情况下使用商标,如比较广告、说明性质的使用,都是公平竞争、促进消费者利益与言论自由所必须的,因此《商标法》又将商标合理使用排除在商标侵权之外。按照目前的司法实践,商标合理使用分为叙述性合理使用、指示性合理使用以及说明性合理使用等几种类型。

目前很多人认为,ODM模式下电商平台的此种宣传行为可以被认定为商标的指示性合理使用,理由在于:(1)“某某制造商出品”的表述是在陈述客观事实,其目的在于指示商品的来源;(2)电商平台的使用是有限度的;(3)使用结果不会引发市场混淆,不会使消费者误认为电商平台的商品与注册商标所有人之间存在特定联系。

但笔者对于前述观点持不同之意见,参照目前的司法实践,指示性合理使用构成要件通常应包括:第一,使用的必要性,如果不使用某商标,那么就无法描述特定的商品或服务;第二,使用的合理性,对于特定的产品或者服务的使用是合理的、未超出必要限度;第三,使用该商标不得使消费者误认为该使用由商标权人发起并得到其支持;第四,使用属善意。

由于电商平台对于该商标的使用并非是必须的,此种使用不满足指示性合理使用中“必要性”构成条件,同时电商平台的使用目的明显是为了将品牌信誉转嫁到自己的商品之上,不满足“善意”的主观目的。因此,这种使用方式已超出了合理使用的范畴。

综上,如果电商平台未经商标权人许可擅自使用“某某制造商出品”的描述,且有证据证明电商平台上的商品质量、售后服务等与品牌方提供的标准存在较大的差异,消费者已经对于平台商品有着不良的消费印象,则商标权人可以尝试以《商标法》第57条兜底条款“给他人的注册商标专用权造成其他损害”为由提起商标侵权诉讼。

虚假宣传?于2018年修订的《反不正当竞争法》第八条规定:“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等做虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。”

需要说明的是,《反不正当竞争法》中的“虚假宣传”并非指彻头彻尾的不实描述,若宣传中存在未充分披露或者有歧义性语言,同样很有可能构成虚假宣传。

笔者认为,如果电商平台宣传中所述的“某某制造商出品”没有事实支持,即该商品的制造商从未或目前未为该品牌提供代加工业务,则此宣传内容会使得消费者对于商品的来源等产生误解,该宣传行为涉嫌“虚假宣传”。此种情况下,品牌方还可以选择以不正当竞争为由对电商平台提起诉讼。

总之,ODM模式作为一种新兴的电商经营模式,其繁荣的背后已经出现了一系列隐患。虚假广告、借他人品牌进行营销等等,这些行为无疑给品牌方的形象造成了不良影响,致使商标所承载的商誉受到损害,因此品牌方不妨考虑对于一些越界的行为采取法律措施,以维护其合法权益。

而作为电商平台,更应该尊重原创精神,合法地进行宣传,否则很难获得消费者的长期认可。

作者:大成律师事务所合伙人程强

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