OEM商标侵权认定问题分析

作者: 李够生,铸成律师事务所
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外定牌加工(OEM)行为中,使用与国内注册商标相同或近似的标识是否构成商标侵权?在新《商标法》于2014年5月1日实施前,这一直是一个有争议性的问题。那么,在新法实施之后,这个问题是否依然存在?

旧《商标法》

在旧《商标法》(即2014年5月1日之前适用的《商标法》,以下简称“旧法”)中,判定OEM商标使用是否侵权的法律依据是第五十二条的第一项:未经商标注册人的许可,“在同一种商品或者类似商品上使用其注册商标相同或者近似的商标的”,属侵犯注册商标专用权。该法条过于简单,且内容模糊不清,会引起不同的法院的
不同理解。

李够生 铸成律师事务所 合伙人、客户经理
李够生
铸成律师事务所
合伙人、客户经理

首先,“商标使用”的内涵不清楚。OEM行为中,加工工厂将指定标识贴在产品上,之后产品全部出口。贴牌行为是“商标使用”吗?有的法院认为不是:因为该产品没有进入国内市场,该标识没有起到识别和区分商品的功能。这些法院实际上承认了一个前提,即商标必须起到识别功能时,才是商标法意义上的“商标使用”,此解释是以“混淆理论”为默认基础的。

有的法院则持不同意见,认为旧法中并没有明示将混淆作为商标侵权的要件,因此只要在中国法域内使用商标,就是“商标使用”。OEM行为发生在中国法域内,因此就是“商标使用”。

第二、“类似商品”和“近似商标”的内涵不明确。“类似商品”和“近似商标”的认定需不需要以“混淆”作为前提?这点并不清楚。不同法院对相同的案件可能会作出截然不同的判决。

有些法院将“混淆理论”作为整个《商标法》的基础,认为“类似商品”和“近似商标”都是由消费者来认定的。OEM所用标识和注册商标、OEM产品和注册商标核准使用的商品必须构成混淆,才能认定为“类似商品”和“近似商标”。由于OEM产品不在国内销售,没有国内的消费者和评价主体,根本不可能是“类似商品”和“近似商标”。

另一些法院将尼斯商标国际分类来作为是否构成“类似商品”的判断标准,并从外形来判断使用的标识和注册商标是否构成“近似商标”。这会导致不同法院对相同的案件作出截然不同的判决。

新《商标法》

新版《商标法》则弥补了旧法的不足,要点如下:首先,新法第48条明确了“商标使用”的内涵:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”

据此,“商标使用”要包含客观行为要件(七种客观行为)和主观目的要件(识别商品来源),缺一不可。贴标行为包含了客观行为要件,但是缺乏主观目的要件,故不是在中国法域内的“商标使用”。

再者,新法第57条明确了混淆是商标侵权的前提,避免了不同法院对法律有不同的理解和解释。第57条第二项规定:“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”,才属侵犯注册商标专用权。

新法将“混淆”作为判断与近似商标和类似商品相关的行为是否构成侵权的一个前提,明确地写在法条中。OEM产品不在国内销售,不会在国内引起混淆。所以,在同一种商品上使用与注册商标近似的商标、在类似商品上使用与注册商标相同的商标、在类似商品上使用与注册商标近似的商标,这三种情况都不构成侵权。

对于在同一种商品上使用与注册商标相同的商标的情况,新法第57条第一项没有规定需要以“混淆”为前提。在非OEM行为中,这种行为一般会被认为构成侵权。但是,如前所述,贴标行为根本就不是“商标使用”,所以也不构成商标侵权。

总之,根据新法的明确规定,可以判断出OEM贴标行为不属于《商标法》意义上的“商标使用”,所以不会构成商标侵权。原最高院知识产权庭庭长孔祥俊于2014年6月25日在《人民法院报》上发表的文章明确指出“贴牌行为,在中国境内不具有识别商品来源的功能,因而不属于商标使用”,将OEM行为不构成侵权的观点表达得非常清晰。

但是,新《商标法》实施后,对OEM是否构成侵权,有些办案法官甚至最高院的法官还是有不同的观点。这就是一个较为严重的问题了。笔者认为,新法规定已经十分明确,所有的法院办案都要严格依据新法,不应再有司法的不确定性。

作者:铸成律师事务所合伙人兼客户经理李够生

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