高科技企业融资中专利尽职调查的三大雷区

作者: 唐华东、钟月萍,植德律师事务所
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利往往是高科技企业的立身之本,是企业保持竞争优势的重要保障。近年来,在高科技企业的投融资过程中,知识产权尽职调查对专利的关注越来越多。在尽职调查中,经常发现有些专利的雷区不被重视,而又十分危险,不得不防。本文就介绍一下尽职调查中专利相关的三大雷区。

教授创业开公司,申请专利算谁的?A教授是一位知名专家,在自己的科研领域颇有建树,在某名牌大学有自己的实验室和研究团队。近年来实验室有一些研究成果具有潜在的转化潜力。

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唐华东
合伙人
植德律师事务所

机缘巧合,A教授认识了一位行业内资深人士B老板,B老板认为A教授的某研究成果市场前景非常广阔,于是动员A教授下海开公司,把研究成果组成产品上市销售。

A教授也早有此意,于是两人开始合伙注册公司,并且用公司的名义申请了多件专利。B老板利用在圈内的人脉也联系到了C基金来投资A教授的公司。C基金进行尽职调查后发现,A教授的公司作为申请人申请的专利,发明人都是A教授,但是申请人只写了A教授的公司,没有A教授所在的大学。再进一步调查发现,A教授的公司刚刚成立,没有实验室也没有科研人员,所以这几件专利成果的主要工作都是在A教授供职的大学完成的。于是,C基金将投资紧急叫停。A教授很不理解,认为专利是以公司名义申请的,跟学校没关系。

这里就不得不提到一个概念:职务发明。《专利法》第六条规定:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

从上述规定可见,对于职务发明,并非简单变换一下申请人就可以规避的问题。由于A教授原本是学校员工,其作为发明人申请专利,那么该专利就属于A教授在学校里完成的职务发明,专利的申请人或者专利权人理应是学校。如果将来学校发现A教授公司申请的专利没有经过学校同意并且未将学校作为申请人,那么学校有权利主张这些专利的权属。而如果这些专利又是公司的主要技术来源,那么会对公司的运营产生较大的不确定,C基金如果投资了A教授的公司就有损失的风险。

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钟月萍
合伙人
植德律师事务所

当然,职务发明也是可以约定排除的。在投资之前,A教授仍有机会与学校之间解决专利的权属问题。

申请了专利是否就没有侵权风险了?老张在国外著名的跨国公司工作了20年,此后回国注册了一个创业公司。得益于在国外大公司多年的经验,老张在国内作出了多项创新并且申请了专利,部分专利获得了授权。公司最近准备融资扩大规模并且计划进入海外市场。

但是投资机构尽调后发现,老张公司的多项核心技术涉嫌侵犯了已有的专利权。老张很不理解:我的技术都申请专利了,怎么还会侵权?

这是很多人都会有的困惑。这里需要厘清一点,申请专利本身不会发生侵犯别人专利权的情况,但是如果实施专利技术却有可能发生侵权。很多创新都是在前人成果的基础上更进一步。

创新技术的部分固然可以申请专利,但是如果要实施创新技术的前提是先实施前人成果,那么就有可能发生侵权的情况。

申请了专利,产品就高枕无忧了?老王是一位资深投资人士,最近朋友给他介绍了一个公司,号称前景很好,公司有多款产品,并且申请了很多项专利,当然因为审查周期的原因,目前还没有获得授权。

老王不太放心,请专利律师对这些专利做了一个尽职调查。律师从专利授权前景和专利保护范围的角度进行了分析,结果发现,这些专利很多都是现有技术,也就是大部分都已经被在先发表的专利或者文章给公开了,所以没有新颖性或者创造性,很难被授权。此外,围绕这些产品申请的专利,权利要求保护范围非常狭窄,基本上很难覆盖公司已有的产品。这意味着,这家公司没有自己的核心技术,产品也没有专利保护,当前的火爆可能只是一时的表现。于是,老王及时中止了投资。

由此可见,申请专利并非万能的,有时候专利可能只是企业用来装点门面的工具。只有深入分析其本质才能排除投资的风险。投融资过程中,需要瞪大眼睛看清楚:是谁的权利,有没有侵犯别人的权利,能不能真正享有这个权利。

作者:植德律师事务所合伙人唐华东、合伙人钟月萍

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