中国专利立法的新兴趋势 2020

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全球专利法律正迅猛发展,而亚洲地区更是首屈一指。新兴判例法和新立法正帮助亚洲国家构建更为高效的知识产权法律体系。

2020年6月20日,中国全国人大常委会公布了《专利法》2020版修订案草案,征求社会意见。在草案发布之后的15个月内,已陆续收到数百万份意见。那么在2020版修订案草案中存在哪些重大变更,以及为何发生该等变更?

(1)专利权有效期补偿

Xiao Jin CCPIT Patent 金晓 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
金晓
中国国际贸易促进委员会专利商标事务所北京办公室专利代理人
T: +86 10 6604 6247
F: +86 10 6641 5678,
E: jinx@ccpit-patent.com.cn

2020版修正案拟就专利权有效期执行补偿款。2020版修正案第42条包含两大方面:就申请流程存在的不合理延迟进行补偿,以及就新药上市行政审批进行补偿。

其中,就申请流程存在的不合理延迟进行补偿为新增内容。根据该规定,如果申请人自申请日起满四年获得专利权,或自实质审查请求之日起满三年获得专利权的,申请人有权申请延长其专利权的有效期,但相关延迟系因申请人自身原因导致的除外。该规定就无正当理由的超长申请周期提供了补偿。

在国家知识产权局的长期努力下,目前专利申请人在提交申请之后,平均22个月便可获得发明专利。这也正是修正案草案拟定制定补偿规定的原因之一——在平均22个月的申请周期的大环境下,如果需要申请人等待48个月才能够获得专利授权,无疑值得商榷。

上述变化亦有可能促使国家知识产权局将申请流程耗时始终保持在四年以内,因为国家知识产权局也不希望由于不合理的申请周期而收到“数以亿计”的补偿请求。

就新药上市行政审批进行补偿在2019版专利法中已得到体现,但在本次修正案草案中进行了多处变动。众所周知,新药获准上市销售通常需要耗费大量的时间。但是,仿制药公司可借助一致性评价系统,使用原药的质量和疗效的相关数据,有效缩短其仿制药产品的审查和上市审批期限。这对于生产原药和进行创新性研究的药类公司十分不公平。

在2019版《专利法》中,上述补偿适用于同时申请国内和国外上市的药品专利,这意味着,如果申请人的新药仅在中国市场上市,则无法享受期限补偿利益。2020版《专利法》取消了该限制,这意味着,国外上市请求将不构成申请人享受补偿利益的必要条件。

其次,“创新药品”改为“新药”。这一术语变化暗示补偿利益不仅适用于创新药品,亦适用于根据原药改进的新药。最后,延长有效期不得超过五年,且总专利有效期不得超过14年(自获得上市批准时起算)。

(2)针对药品专利的初期争议解决机制

以前,即便药品专利所有人发现仿制药提出上市申请,亦难有相关应对措施。专利权人必须等待仿制药进行商业化销售之后,才可提起诉讼。

现在,2020版规定了初期争议解决机制。首先,专利权人应当在“中国药品专利信息登记平台”(将根据2020版草案建立)进行登记。随后,如果专利权人认为新药在已注册专利的保护范围之内,即便该等新药的申请人正请求中国国家食品药品监督管理总局做出新药批准,专利权人仍有权提起诉讼。

另一方面,如果专利权人未提起诉讼,上述新药的所有人亦可提起诉讼,确认其产品不侵犯相关专利。法院或国家知识产权局应当在九个月内做出判决。如果任何当事方不认可上述判决,可就此提出上诉。同时,国家食品药品监督管理总局的审查批准结果将着重取决于上述诉讼的结果。

上述变化内容规定的初期争议解决机制,旨在减少在仿制药行政批准过程中可能发生的专利争议。首先,专利权人有责任声明与其产品相关的专利,从而确保该等专利能够为社会公众所提前知晓,仿制药公司也可按照专利权人的专利情况采取相应措施(专利规避设计、无效异议或许可等)。

随后,即便仿制药并未获得国家食品药品监督管理总局的批准,专利权人仍有权提起诉讼,以便确保专利权人有权强制执行其专利,并尽早制止仿制药的上市行为。另一方面,仿制药公司可提起无侵权诉讼,减少在上市请求期间发生专利争议的风险。

(3)局部设计专利

当前草案允许申请人就其产品的局部部分提交设计专利申请,例如就自行车车闸或车门把手提交设计专利申请。2015年曾提出局部设计专利,但在2019版中删除。现在局部设计专利这一概念再次提出,征求公众意见。

笔者认为,出现这一变化的一个原因是,中国正尝试提供不同知识产权权利,以便满足知识产权资产所有人日益增长的权利需求。继图形用户界面之后,局部设计也已然成为一个选择,这意味着,不仅车辆整体外观可获得设计专利,车门把手亦可单独获得设计专利保护。

笔者认为,本次修正案包含局部设计的原因在于,局部设计已可在其他诸多国家获得专利权保护。在评估其他活跃设计专利制度后,中国认为现在有必要将局部设计专利加入至知识产权资产之中,以便使知识产权所有人拥有保护自身知识产权的更多选择。

(4)侵权损害赔偿

(4.1)损害赔偿的计算

目前,在计算因侵权导致的损害赔偿时,需按照相应优先顺序进行计算。首先,根据侵权行为导致的实际损失确定损害赔偿。仅当实际损失无法进行证明时,专利权人可依据侵权人因侵权行为获得的利益确定损害赔偿。这意味着,相对于侵权获利,应当优先根据实际损失计算损害赔偿。但是,根据本次草案的规定,这一法定顺序将被删除,专利权人可基于实际损失或侵权获利提出损害赔偿请求。

笔者认为,这一规定明确表明中国希望加大知识产权保护力度。专利权人可选择对其最有利的方式计算损害赔偿,从而在最大限度内获得货币赔偿。同时,这一变化将减轻专利权人的举证责任,因为如果专利权人希望基于侵权人侵权获利确定损害赔偿,就无需再先行证明其难以确定实际损失。

(4.2)删除法定损害赔偿数额的下限

如果专利权人未能证明实际损失或侵权人因侵权所获得的利益,则应适用法定损害赔偿的规定,同时,原规定并未就许可费相关内容做出详细规定供法院参考。在2019版修正案草案中,法定损害赔偿的最低限额和最高限额分别提高至100,0000元(14,500美元)和5,000,000元(当前为10,000元至1,000,000元)。在2020版中,下限100,000元被删除。这意味着,法定损害赔偿的具体金额将由法院确定,上限为5,000,000元且无最低金额限制。

鉴于2019年人均GDP为79,000元,有人认为10,000元最低金额限制偏高,因为绝大部分的侵权案件仅涉及设计专利或实用新型专利,且被起诉产品一般比较简易、廉价,例如儿童玩具等。

对于该类较为简单的案件而言,10,000元最低金额限制无疑过高。在删除10,000元最低金额限制之后,法官有更多空间在合理范围内确定损害赔偿金额。另一方面,最高金额限制仍然维持在5,000,000元,符合中国近几十年的经济发展状况。

上述变更从多个方面体现出社会公众对于专利法不断修订的兴趣与担忧。社会大众的意见将予借鉴、采纳,并通过立法形式在各版草案中得到体现。该草案目前处于接受社会公众意见阶段,距离实际立法尚且距离较远。具体是否会有更多修改或增补,让我们拭目以待。

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

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