惩罚性赔偿在商标侵权案件中的适用

作者: 米泰,三友知识产权代理有限公司
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《商标法》第63条第一款规定:“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”。本文以两个案例为例,介绍惩罚性赔偿在司法实践中的适用,包括惩罚性赔偿基数、“恶意”及“情节严重”构成要件的认定等问题。

案件简介。案例1:迪尔公司等诉约翰迪尔(北京)农业机械有限公司等侵害商标权纠纷案([2017]京民终413号)。原告是涉案商标的商标权人,并将其商标非独占许可给中国子公司(同为本案原告)使用。三被告共同实施了商标侵权、不正当竞争、虚假宣传及商业诋毁等行为。此外,因涉案产品属于侵犯原告商标专用权产品,两地行政机关曾对三被告或相关人员进行过行政处罚。原告认为,三被告侵权获利至少为420万元,其侵权行为属于恶意侵权,应该适用惩罚性赔偿,故请求法院判令三被告赔偿经济损失500万元。一、二审法院均认可在该案中适用惩罚性赔偿,全额支持了原告的诉讼请求。

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案例2:斐乐体育有限公司诉浙江中远鞋业有限公司等侵害商标权纠纷案([2018]京民申4666号)。原告享有涉案注册商标专用权,且涉案商标经其长期使用,在服装、鞋等市场上具有较高的知名度。三被告共同实施了生产、销售被诉侵权商品的行为以及对被诉侵权标识进行宣传的行为。此外,被告之一曾申请与涉案商标近似的商标,被商标局以近似为由,驳回了该商标在“服装、帽、鞋”上的注册申请。原告请求法院适用惩罚性赔偿,判令三被告赔偿原告经济损失900万元人民币。此案一、二及再审法院均全额支持了原告的诉讼请求。

惩罚性赔偿基数的认定。首先,依据商标法规定,惩罚性赔偿的基数可以按照权利人损失、侵权人获利及许可费的倍数确定的数额,在此基础上予以一倍以上三倍以下确定赔偿数额,该基数不包含合理支出部分。其次,在上述三种方式均无法确定的情况下,依据《商标法》第63条第三款的规定,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予300万元以下的赔偿。此时,是否仍可适用惩罚性赔偿,在司法实践中存在一定分歧。

案例1中,法院明确表示:“惩罚性赔偿仅限于按照权利人的损失、侵权人的获利、或参照商标许可使用费的倍数确定赔偿数额时方可据此按照一倍以上三倍以下,即计算惩罚性赔偿的基数范围时不包括《商标法》第63条第3款所规定的酌定赔偿情形。”但在另一案,北京汇源食品饮料有限公司诉菏泽汇源罐头食品有限公司侵害商标权纠纷案([2015]民三终字第7号)中,法院考虑到被告主观恶意明显,根据原告所提交的被告销售额以及获利情况的证据,酌定被告赔偿原告经济损失1000万元。

由此可见,即使在权利人的损失、侵权人的获利、商标许可使用费的倍数无法确定的情况下,如果侵权人获利明显大于酌定赔偿上限300万时,部分法院仍会支持适用惩罚性赔偿。

恶意侵犯商标专用权的认定。一般商标侵权均为推定侵权人存在过错,但惩罚性赔偿中的恶意应仅指侵权人明知是他人的商标而予以侵犯。案例1中,三被告因商标侵权受到行政处罚后仍继续实施侵权行为,案例2中,被告在申请商标与涉案商标近似的情况下被驳回后仍实施侵权行为,均可证明侵权人明知是他人的商标而予以侵犯。另外,上述两案例中涉案商标均具有较高的知名度,也在一定程度上证明侵权人存在主观上的恶意。除此以外,侵权人与商标权人之前存在代理关系或其他商业上的往来,熟知商标情况、侵权人多次收到商标权人警告函后仍继续实施侵权行为等情况也可能被认定为存在恶意。

情节严重的认定。案例1中,法院认为,情节严重是指侵权人从事的侵权行为从方式、范围、所造成的影响等方面均对权利人产生了巨大的损失与消极影响,主要包括涉及范围较广、侵权方式多样、涉及商标众多、在行政处罚后继续实施侵权行为,同时还考虑涉案商标的显著性、知名度以及侵权行为所造成的损害后果的严重性。而案例2中,法院主要考虑的因素是涉案侵权商品销售数额巨大。

目前,惩罚性赔偿制度在中国司法实践中的适用相对较少,上述案例对于理解这一制度具有一定的参考价值。

作者:三友知识产权代理有限公司律师米泰

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