新的法律体系意味着中美商业秘密诉讼的增多,但什么方法是保护商业秘密所需要的呢?来自Seth Gerber朱韶斌和唐雯的观点

20年前,美国国会批准了与中华人民共和国建立永久的正常贸易关系,希望开放中国市场会促进美国经济繁荣。在2019年,美国对其所认为的不公平贸易做出了回应,对价值3600亿美元的中国产品征收关税。如今第一阶段的中美贸易协议已经公布,解决了一些与知识产权相关的争议,双方应该会集中精力持续改善国际法律体系以保护商业秘密。

商业秘密往往是公司最具有价值的知识产权形式。 商业秘密包括财务、商业、科学、技术、经济或工程信息,例如客户名单、制造方法、配方、样机、设计或代码;这些信息受到合理措施保护使之处于保密的状态,并获得独立的经济价值;但是该信息是无法通过可以从披露或使用该信息中获得经济价值的其他人经以适当的方式轻易地获得的。

美国的商业秘密法律是由不同的州法院的判决意见演进而来的。到1979年的时候,各州法院的判决被整理成册为《统一商业秘密法》(UTSA)。该法现在已被美国49个州和华盛顿哥伦比亚特区采纳。一些基于加州UTSA的商业秘密诉讼是对总部设在中国的公司提起的。例如,在加州开发的商业秘密遭到了盗窃,前任高管从加州移居中国、成立一家竞争企业、并在该公司运营后的一年内宣布开始销售包含该商业秘密的类似产品。

在1996年,美国国会颁布《经济间谍法》(EEA),加强商业秘密的保护。该法案允许联邦检察官对商业秘密盗窃行为提起刑事指控。根据该法案的域外条款,如果犯罪者是美国公民、或有永久居住权的外国人、或是根据美国法律成立的组织、又或者犯罪的帮助行为发生在美国境内,则该刑事法案对域外发生的商业秘密盗窃行为同样具有效力。

由于EEA的管辖权限制,美国的执法部门通常不会收到美国公司提交的针对完全发生在其他国家的商业秘密盗用行为的投诉。但近年来这一情形有所改变,美国司法部(DOJ)越来越多地针对外国军事官员提起高调控诉,起诉所认为的代表外资企业而盗用商业秘密的外国个人和企业。例如,在2018年,美国司法部宣布对一家中国国有企业、一家台湾公司以及三位个人提起诉讼,指控他们涉嫌为了一家中国政府控制的企业的利益,合谋盗窃了美国半导体企业的商业秘密。

商业秘密权利人还可以向美国国际贸易委员会(ITC)寻求排除令,即使商业秘密盗用行为发生在美国境外,ITC仍可以禁止包含被盗商业秘密信息的商品进口至美国。在一份美国联邦上诉法院的判决中,法院判定ITC的排除令可将产品排除在美国市场之外,但并不妨碍同时依据中国商业秘密相关法律在中国提起诉讼主张,因为ITC无权监管纯粹在域外发生的行为,而ITC适用的商业秘密盗用原则与中国商业秘密法律之间没有明显的冲突。

在2016年,美国国会颁布了联邦《商业秘密保护法》(DTSA)。如果商业秘密与在美国跨州或涉外商业中使用或意图使用的产品或服务相关,DTSA为权利人提供了在美国联邦法院提起私人民事诉讼的权利。根据DTSA,商业秘密权利人可以寻求紧急扣押令或者禁令来防止实际发生或有可能发生的商业秘密盗用行为,并获得实际损失或不当得利的损害赔偿、或合理的许可费,以及在故意和恶意侵权情形下还可获赔律师费用和高达两倍于损害赔偿的惩罚性赔偿。对于在美国境内存在的帮助境外商业秘密侵权行为的情形,有些法院容许基于EEA中的域外条款而对域外的商业秘密盗用提起诉讼。知识产权检索公司Lex Machina的数据显示,2016年DTSA的颁布使得联邦法院的商业秘密诉讼案件显著增加到约每年1200起。

近年来,中国也对其商业秘密法律进行了完善。在中国,商业秘密通过《反不正当竞争法》(AUCL)进行保护。AUCL首次在1993年颁布,并在2019年4月进行了修订。根据该修订,商业秘密包括不为公众所知悉的、具有商业价值的、且采取了一定保密措施的信息。商业秘密现在涵盖所有类型的商业信息,并适用于从事商业秘密侵权行为的单位和个人,而非仅限定于经营者。商业秘密侵权行为的范围也扩张到包含电子侵入、违反保密义务以及帮助他人实施侵权的行为。这些修订使得商业秘密权利人能够更加广泛地主张权利并保护其在华的商业秘密。

此次中国商业秘密保护法律的修订中最为显著的地方在于对举证责任做出了新的规定。这些规定降低了商业秘密权利人先前较重的举证责任。在修订之前权利人需要证明商业秘密的构成符合法定要件以及侵权行为存在才能启动民事诉讼程序。而根据2019年对AUCL的修订,商业秘密权利人只要提供初步证据,证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施,且合理表明商业秘密被侵犯,则涉嫌侵权人就负有举证责任对上述要件提出相反的证明。这些修订可能会鼓励更多的商业秘密权利人就侵权行为在中国启动民事诉讼程序。

2019年AUCL的修订还改变了中国商业秘密侵权的救济方式。法定赔偿的限额增加到了人民币500万元,对于情节严重的恶意侵犯商业秘密行为还可能处以惩罚性赔偿,侵权人可能面临补偿性赔偿五倍以下的总赔偿额。但中国法院很少会对商业秘密案件发出临时禁令。直到2013年中国法院才发出了首个商业秘密案件的临时禁令。从2014到2018年,中国法院仅收到232项知识产权案件临时禁令的申请,其中204项获批。商业秘密案件的审判经验不足、商业秘密立法保护的历史较短是中国临时禁令数量较少的两个主要原因。可喜的是,在2019年1月1日,最高人民法院通过司法解释明确将商业秘密纳入临时禁令的保护范围,为法院更加统一地颁发临时禁令铺平了道路。

除了民事保护以外,中国的商业秘密权利人还能通过刑事程序获得保护。中国1997年的《刑法》就已经规定了“侵犯商业秘密罪”,该罪列举了四种侵犯商业秘密的行为并要求侵权行为给权利人造成了“重大损失”(人民币50万元)。根据2019年1月15签订的中美经济贸易协议,中国后续将取消实际损失证明作为提起刑事调查的前提。虽然《刑法》已有明确规定,但直到2012年,商业秘密盗窃都很少受到刑事起诉。由于中国商业秘密民事诉讼对权利人的举证责任要求较高,商业秘密权利人通常会首先通过刑事诉讼获取证据,并用于随后提起的民事诉讼中。在中国,97%的侵犯商业秘密罪都以有罪判决告终,但刑事惩罚的力度相对较低,超过80%的被告被判处三年以下的有期徒刑,60%的被告所面临的罚金低于人民币5万元。

中国最新修订的《行政许可法》明确禁止行政机关在行政许可过程中,在未经申请人同意情况下披露申请人提交的商业秘密和保密商务信息,但法律另有规定的除外。根据中美经贸协议,中国将该禁止性要求扩展至在任何刑事、民事、行政和监管程序中的第三方专家和顾问,这将深化商业秘密的保护力度。这些规定能解决某些行业长期存在的担忧。

考虑到中美两国新的法律制度,商业秘密民事和刑事诉讼的数量在两国都可能会出现一定的增长。然而,为了进一步加强商业秘密保护,两国的第二轮贸易谈判或能够考虑以下几点:首先,建议修改中国的法律以允许证据的开示,包括建立快速的证据开示程序以支持临时禁令的申请;第二,中国对于证据和相关文件进行公证的要求能够予以放宽甚至取消;第三,中国法院可以在诉讼中引入涉密信息保护令制度,从而降低商业秘密在诉讼或证据开示阶段被披露给竞争对手的风险;第四,中国可以继续增加外国律师事务所的参与度;最后,美国法院可以承认和采纳依据海牙取证公约以及依据美国与中国签订的刑事司法互助条约进行的国际证据开示程序中在中国获取的证据,相应的,中国的司法部可以加快审查和处理美国法院从中国获取证据和证人证言的请求,包括通过计算机取证的请求。坚固的跨境诉讼合作能为中国在未来成为研发、创新和高科技领域的世界强国的进程助力。

Seth Gerber和朱韶斌分别是摩根路易斯律师事务所洛杉矶和上海办公室的合伙人,唐雯为该所上海办公室律师。