商标许可情形下的商标转让相关问题(二)

作者: 石亚凯、胡淼,三友知识产权代理有限公司
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标受让人与原被许可人间:另一种比较常见的纠纷是原被许可使用人诉商标受让人主张转让合同无效。被许可商标转让后,原被许可使用人往往通过起诉商标受让人和原商标所有人主张在后的转让协议无效来维护自己的利益。

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石亚凯
三友知识产权代理有限公司合伙人

但实践中,法院出于尊重当事人意思自治和维护交易安全的考量,以及根据最高院的司法解释商标转让并不影响在先已经生效的许可协议,并且认为合同守约方即使受到损失仍然可以向违约方主张违约责任来弥补损失,所以对于认定合同无效都非常谨慎或者一般不倾向于认定合同无效。因此,原商标被许可使用人主张在后签订的商标转让协议无效一般很难得到支持。

商标受让人与原商标所有人间:而商标受让人与原商标所有人之间的纠纷主要涉及注册商标专用权的取得以及原许可使用合同项下许可费的取得两个问题。

(一)权利取得:商标转让合同纠纷。关于商标权的取得,如果原商标所有人在签订商标转让合同后,拒绝办理商标转让申请,商标受让人可以依据商标转让协议请求法院判决原商标所有人强制履行转让义务,办理商标转让手续,且原商标所有人不得以转让协议损害原被许可方利益,主张转让协议无效而拒绝提交转让申请。

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胡淼
三友知识产权代理有限公司律师

(二)许可费取得:变更原许可协议及返还不当得利。根据《解释》第二十条,商标转让不影响在先已经生效的商标许可使用协议,商标转让后由于商标权人变更,原商标所有人收取商标许可使用费没有依据,新的商标所有人该如何获得原许可协议项下的许可费用呢?

实践中较常见的是新的商标所有人与原商标所有人及被许可使用人协商变更原商标许可使用协议,约定商标许可费支付给新的商标所有人。由于商标转让后原商标所有人不再有收取许可费的法律依据,理论上,新的商标所有人也可以向原商标所有人主张返还不当得利,实践中也有类似案例。

但法院对于原商标所有人在商标转让前预收的许可费,则会结合转让合同是否作出约定以及商标转让价格予以考量,来认定是否构成不当得利。

原商标所有人与被许可人间:(一)请求确认转让协议无效。被许可人与原商标所有人之间的纠纷往往是被许可人同时起诉原商标所有人与商标受让人,主张二者之间的商标转让协议无效,但由于协议的相对性以及实践中往往难以证明二者签订协议恶意损害第三人利益或者国家利益,法院一般不会认定合同无效,参见上文有关商标被许可人与商标受让人之间纠纷的论述。(二)请求继续履行。被许可人还可以起诉到法院要求原商标所有人继续履行商标许可协议。这种情形下法院会根据实际情况,是否存在继续履行合同的基础,决定是否支持继续履行的诉请。例如,在北京目的地国际旅游有限公司与第一品牌投资管理公司商标使用许可合同纠纷案中,法院认为,鉴于目的地公司请求继续履行合同,且合同双方仍存在继续履行合同的基础,故本院确认涉案合同应继续履行。

商标许可协议及转让协议条款设计之建议。考虑到实践中在商标许可情形下因商标转让而产生的种种纠纷,协议的各方当事人在签订协议时应关注条款设计,尽可能规避风险,尤其是避免前述实践中常见的纠纷。

对于原商标所有人来说,由于在先的许可协议会对商标的转让造成较大影响,比如会影响潜在购买方的购买意愿以及交易价格等,因此,原商标许可人在签订商标许可协议时对于商标转让的情形应该作出预判,在谈判时对于是否授予被许可方优先续约、优先受让的权限以及商标转让情形下是否可以终止协议等作出明确约定,以确保未来的转让或者许可交易顺利进行。

对于商标被许可人来说,其在商标许可使用期间要进行大量的市场推广投入,虽然通过使用被许可商标获得利润,但对于被许可商标的商誉亦有贡献,对于被许可商标转让,应尽可能争取优先购买权,对于商标许可使用合同也应约定在合理的期限内向商标局备案,以保障其自身权利。

对于商标受让人来说,应做好尽职调查,确定受让商标的权属状况和授权使用状况,尤其合同设计上应确保权利取得及许可费的取得(如有在先许可的情形),同时应在转让条款中约定转让方的违约责任,尽可能避免风险。

作者:三友知识产权代理有限公司合伙人石亚凯、律师胡淼

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