商标许可情形下的商标转让问题

作者: 石亚凯、胡淼,三友知识产权代理有限公司
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标许可和商标转让均是商标权人实现商标价值的重要方式。实践中,商标许可情形下因商标转让而引发使用权和所有权的冲突,因此而产生的商标侵权和合同纠纷不在少数。本文以纠纷可能涉及的主体为视角,结合相关案例,分析商标许可情形下因商标转让可能产生的相关问题,以期对商标许可协议和转让协议中的条款设计提出一些建议。

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石亚凯
三友知识产权代理有限公司合伙人

从司法实践来看,商标许可情形下被许可商标的转让所涉及的三方之间均有可能产生纠纷,其中较为常见的是商标受让人与原被许可人之间的侵权纠纷,本文将对这种纠纷类型加以分析。下一篇文章将对另一些类型的纠纷加以分析并提出一些
建议。

商标受让人诉原被许可使用人商标侵权纠纷。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定:“注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力,但商标使用许可合同另有约定的除外。”

这条规定被认为是传统民法理论中的“买卖不破租赁”原则在知识产权领域的体现,即“转让不破许可”。尽管有此规定,实践中因为被许可商标转让而导致原被许可使用人与商标受让人之间的纠纷依然存在,尤其在在先的使用许可合同未经备案的情况下,因为在后的商标受让人往往无从知晓受让取得的商标是否存在许可使用等权利状况,这种纠纷尤其突出。

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胡淼
三友知识产权代理有限公司律师

根据《解释》第十九条第二款规定:“商标使用许可合同未在商标局备案的,不得对抗善意第三人。”而《解释》第二十条并未对是否需要备案作出明确规定,最高院在“奥妮”商标案中认为,被控侵权方奥妮公司提供的商标许可合同的真实性无法确认,并且认为即使商标许可合同是真实的,由于该合同未在商标局备案,也不能作为不侵权的抗辩理由对抗宝凯公司。从第二十条规定文字本身来看,其并未要求在先的许可合同必须经过备案才不受商标转让的影响。目前,司法实践中也倾向于认为法律并未要求在先生效的许可使用合同必须经过备案,但对于原被许可人在被许可商标转让后的继续使用行为是否构成侵权,仍存在不同观点。

在“米蘭”商标侵权纠纷案中,法院认为:“在合同未备案的情形下,一方面,应确认商标许可使用合同对其他不知情的被许可人、包括商标受让人不发生效力,以保障其他被许可人以及受让人的合法利益不受侵害;另一方面,应确认即便在所涉商标已经转让的情形下,原许可合同的效力也不受影响,被许可人可在受让人认可的情况下继续履行相关合同,也可依法视情通过追究其合同相对方、即原许可人的违约责任等方式实现权利救济。”

同时,法院考虑到被告原商标被许可人使用涉案商标是基于原商标权人的许可,且其对《商标许可使用合同》未进行备案及未向原告新余爱情岛公司及时披露相关授权许可事项,并无过错。基于公平合理的原则,法院最终判决其停止侵权行为,但不承担向新余爱情岛公司赔偿损失的责任。

在周六福珠宝有限公司与被告深圳市周钰祥珠宝有限公司、阳春市周六福世家金行侵害商标权纠纷一案中,原告经于2017年与香港周六福公司签订《商标转让协议》,受让获得了涉案注册商标,被告阳春市周六福世家金行是根据2013年6月17日香港周六福公司和张建斌签订的《和解协议》开设的周六福珠宝专卖店,属于协议约定的“关联店面”之一,使用“周六福”商标有合法的许可使用来源,法院最终认定被控侵权行为属于和解协议约定的使用涉案系列关联商标的行为,不构成商标侵权。

对于以上案例中的情形,我们认为,当在先许可使用和在后转让都为有效的情形下,原被许可使用人和在后的商标受让人均为有权使用的主体,应认定该种使用行为不构成商标侵权。如果这其中任何一方受到损失,应根据商标许可协议和商标转让协议追究原商标权利人的违约责任。

作者:三友知识产权代理有限公司合伙人石亚凯、律师胡淼

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